在美國，要想無效一項已經(jīng)被授權(quán)的專利，可以有兩條途徑，一是向美國專利商標局（USPTO）下設(shè)的專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）提出，另一條途徑是直接向聯(lián)邦地區(qū)法院提出專利無效的民事訴訟。
PTAB是2011年9月美國頒布《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，簡稱AIA））以后在美國專利商標局新設(shè)立的機構(gòu)，以取代原來的“專利上訟與沖突委員會（BPAI）。PTAB對原來的涉及專利有效性審查的“雙方復(fù)審程序（Inter Partes Reexamination）”進行改革，并設(shè)立了全新的“雙方復(fù)議（Inter Partes Review (簡稱IPR)）程序”。根據(jù)該程序的規(guī)定，專利權(quán)人以外的其他人可以向PTAB提出IPR程序的無效請求。合議庭在研究無效請求和權(quán)利人的答辯以后，需要在6個月內(nèi)做出是否啟動IPR的決定。一旦決定啟動IPR程序，除非有正當合理的延期理由，PTAB需要在12個月內(nèi)做出書面決定。新的時限規(guī)定比原來的平均2-3年時間大幅縮短，同時所需費用也明顯降低。全新的IPR程序設(shè)立以后，相比于法院審理程序時間長，費用高的缺點，IPR程序具有專業(yè)性強，時間短及費用低的優(yōu)點。因此，PTAB的IPR程序很快成為美國專利無效的首選程序。
對于一項專利無效宣告請求，PTAB是否做出啟動IPR的決定具有自由裁量權(quán)，即可以酌情拒絕。美國專利法典35 U.S. Code § 314（a）規(guī)定，行政長官不得授權(quán)啟動IPR，除非其認為根據(jù)第311條提交的無效請求中提供的信息，以及被請求人根據(jù)第313條提出的任何答復(fù)表明，請求人對請求中至少一項權(quán)利要求有合理的勝訴可能性。在2018年美國最高法院的SAS Institute, Inc. v. Iancu案之后，PTAB更傾向于行使其自由裁量權(quán)而拒絕啟動IPR程序。在該案中，最高法院認為，PTAB不能"挑選"權(quán)利要求和理由來決定是否啟動IPR，必須要根據(jù)所有權(quán)利要求和理由啟動或者不啟動IPR。最高法院的這種要對無效請求整體進行評估的要求，使得 PTAB更傾向于拒絕啟動IPR程序。在 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee一案中，最高法院支持了PTAB依據(jù)35 U.S. Code § 314（a）做出的拒絕啟動IPR的決定是不可上訴的決定，同樣也使得PTAB可以更多地利用這一條款行使酌情拒絕的權(quán)利。在2016年，PTAB依據(jù)314（a）做出酌情拒絕的案子只有幾件。之后出現(xiàn)了爆炸性的增長，到了2019年，已經(jīng)到了80件。到2020年，超過了160件。
在2019年，PTAB將NHK Spring Co. Ltd. v Intri-Plex Techs. Inc.一案的決定指定為具有約束力的在先判例。在該案中，PTAB提出了適用35 U.S. Code § 325（d）拒絕啟動IPR時要考慮的因素。根據(jù)35 U.S. Code § 325（d），在決定是否啟動IPR程序時，要考慮是否有相同或者相似的現(xiàn)有技術(shù)和理由在之前的審查程序中被提出過。同時該案也考慮到是否有相同或者相似的現(xiàn)有技術(shù)和理由在很快將審結(jié)的相關(guān)的訴訟中被提出過。在2020年，PTAB又將Apple Inc. v Fintiv, Inc一案的決定確定為具有拘束力的在先判例。在該案當中，由于在地區(qū)法院的一項共同未決的訴訟將會在PTAB的最終書面決定前進行審理，所有權(quán)利人提出應(yīng)該拒絕啟動IPR程序。PTAB支持了權(quán)利人的主張，拒絕啟動IPR程序。因為PTAB認為這樣可以節(jié)省資源和提高效率，從而有益于IPR制度。該判決歸納了行使酌情拒絕的自由裁量權(quán)的六項因素，其中如果共同未決的地區(qū)法院訴訟可能會中止審理，或者無效請求的事實和理由非常強的話，PTAB將不會行使酌情拒絕權(quán)。如果當事人和涉及的問題基本相同時，并且在訴訟中有關(guān)問題已經(jīng)花費大量的精力，并且已經(jīng)設(shè)定審理期限而該期限早于PTAB的最終決定日，則PTAB會傾向于拒絕啟動IPR程序。該案的影響力很大，在2020年被酌情拒絕的無效請求中，有85件是引述該案的考慮因素做出的，占到所有被酌情拒絕的案件的一半。
業(yè)界對Apple Inc. v Fintiv, Inc. 一案的反應(yīng)不一，有一些大公司表示支持，比如強生公司和3M公司，但是很多IT公司明確表示反對，比如蘋果，思科，谷歌和英特爾針對USPTO向最高法院提起了訴訟，認為該案的決定違反了AIA發(fā)明法案，最高法院尚未給出答案。
根據(jù)最新進展，2021年9月29日，曾經(jīng)起草美國發(fā)明法案的參議員帕特里克·萊希和參議員約翰·科寧提出了“恢復(fù)美國發(fā)明法”提案，該提案提出修改專利審判和上訴委員會（PTAB）程序。AIA設(shè)立PTAB的初衷之一是給那些被訴侵權(quán)人提供一個相比費用高昂的訴訟之外的另一個維護自身權(quán)利的選項。該法案將致力于保護高質(zhì)量的專利，打擊NPE濫用低質(zhì)量的專利擾亂美國的經(jīng)濟，減少PTAB法官酌情拒絕的自由裁量權(quán)，糾正PTAB當前的一些不利于前述目的的傾向。目前業(yè)界對該法案反應(yīng)不一，但是毫無疑問受到了一些經(jīng)常成為侵權(quán)案件目標的科技公司的熱烈歡迎。
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