一、專利轉(zhuǎn)讓、專利許可還是專利出資？
為實現(xiàn)專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，專利權(quán)人通常會以專利轉(zhuǎn)讓或?qū)＠麑嵤┰S可的方式來為自己創(chuàng)造收益。前者比如通過簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同來轉(zhuǎn)移其專利所有權(quán)，后者比如通過簽訂專利實施許可合同來全部或者部分轉(zhuǎn)移其專利使用權(quán)。
轉(zhuǎn)移專利所有權(quán)為一次性獲取對價。由于專利權(quán)人傾向于高估自己專利的潛在價值，往往和相對方難以達成一致的對價。而轉(zhuǎn)移專利使用權(quán)，專利權(quán)人既不會喪失專利技術(shù)的所有權(quán)，又能選擇許可方式，靈活確定許可期限。只是由于許可期限通常也要幾年，即使專利權(quán)人最初對許可費很滿意，如果在此期間專利被許可方獲取的利益超預期，專利權(quán)人也不可能馬上調(diào)整許可方案。因此，轉(zhuǎn)移使用權(quán)仍然可能會限制專利權(quán)人收益的想象空間。
于是，通過將專利進行評估作價，出資用于公司的設(shè)立或者公司的增資，使專利權(quán)人成為公司的股東，就成為專利權(quán)人選擇實現(xiàn)專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的一種常見方式。專利權(quán)人期望通過這種方式，自己能夠親自參與實施專利技術(shù)，使專利創(chuàng)造的價值最大化。同時，又有機會通過對公司的運營和對專利技術(shù)的持續(xù)改進，從而得到持續(xù)的、超預期的收益?！豆痉ā氛J可了使用專利出資這一方式。
《公司法》第27條規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外?！?/p>
根據(jù)上述規(guī)定，作為知識產(chǎn)權(quán)的一種，專利權(quán)人完全可以以專利出資作為對價來換取公司的股權(quán)，從而成為公司的股東。但是，相對于以貨幣出資只要轉(zhuǎn)移占有即可，對于專利這種非貨幣資產(chǎn)而言，如何認定完成出資就比較復雜。
《公司法》第28條規(guī)定：“股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。”
根據(jù)上述規(guī)定，對專利出資而言，應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。然而，上述需要依法辦理的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，究竟是必須要向公司轉(zhuǎn)移專利的所有權(quán)，還是只要轉(zhuǎn)移使用權(quán)授權(quán)公司使用專利即可？如果專利使用權(quán)出資可行，其交付標準又該如何認定？在理論界和實務界有一定的分歧。
二、專利所有權(quán)出資還是專利使用權(quán)出資？
理論界的一種觀點是，必須依法轉(zhuǎn)移全部財產(chǎn)權(quán)，才能完成非貨幣財產(chǎn)的出資。以專利使用權(quán)出資無法完成財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移。這就意味著必須將專利所有權(quán)由專利權(quán)人變更為公司，才完成了出資義務。《專利法》第10條規(guī)定，“專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告；專利申請權(quán)或者專利的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效?！鄙鲜鲆?guī)定對于專利所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓給出了明確的依據(jù)。因此，通過轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán)的方式出資能夠滿足《公司法》第28條規(guī)定，自是毫無疑義。
但是，如果僅僅將《公司法》第28條解釋為只能以專利所有權(quán)出資，而不能以專利使用權(quán)出資，既不能反映經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需求，也不利于促進知識產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化，更不能與專利權(quán)人的實際需求相契合，顯然與促進專利的實施與運用的立法目的相悖。
因此，另一種觀點認為，根據(jù)《專利法》第12條的規(guī)定，“任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權(quán)人訂立實施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專利使用費。被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利?！?，被許可人實施專利，需要向?qū)＠麢?quán)人支付專利許可使用費。因此，該條款明確了專利使用權(quán)具有財產(chǎn)性，能夠用貨幣估價，因此通過訂立專利實施許可合同的方式轉(zhuǎn)移使用權(quán)能夠滿足《公司法》第28條規(guī)定的對財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的要求。結(jié)論就是，專利出資并不排斥使用權(quán)出資，無論是所有權(quán)出資還是使用權(quán)出資，都是符合法律規(guī)定的。
筆者同意第二種觀點。根據(jù)《公司法》第28條中“以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)”這一表述，如果以專利所有權(quán)出資，那么專利所有權(quán)就是該條款中的“非貨幣財產(chǎn)”，則“其財產(chǎn)權(quán)”自然對應于專利所有權(quán)；而如果以專利使用權(quán)出資，那么專利使用權(quán)就是該條款中的“非貨幣財產(chǎn)”，則“其財產(chǎn)權(quán)”自然應對應于與專利使用權(quán)相對價的財產(chǎn)權(quán)利。由于被許可方除了按照實施許可合同使用該專利技術(shù)之外，并不具備對專利的處分權(quán)，因此自然不需要將專利所有權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。筆者建議做如上解讀，能夠比較好地解決上述兩種觀點的分歧。
對專利這種“非貨幣資產(chǎn)”，由于其使用權(quán)本身即可具有巨大的市場價值，出資入股是否需要一并轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)，無論是對公司還是對專利權(quán)人而言，都是需要值得重視的問題?！豆痉ā返?條規(guī)定：“公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，股份有限公司的股東以其認繳的股份為限對公司承擔責任。”如果公司預期的是專利權(quán)人以所有權(quán)出資，而專利權(quán)人實際僅出資了專利使用權(quán)，就可能造成出資違約或者出資不實的糾紛。此時，專利權(quán)不能作為接受出資的公司的法人財產(chǎn)，公司對該專利權(quán)不能享有最終的處分權(quán)，公司將存在遭到無形資產(chǎn)損失的重大風險。
因此，在專利出資時，對于出資的專利權(quán)人和被出資公司而言，確定所有權(quán)出資還是使用權(quán)出資的出資方式，是雙方都需要重點考慮的問題。以下通過幾個與專利出資相關(guān)的司法案例對這一點加以說明。
三、各地法院的有關(guān)司法案例
1．僅約定使用許可，公司主張認定所有權(quán)出資的，法院不予支持。
在A公司訴寧某杰、寧某專利權(quán)屬糾紛上訴案【1】中，寧某杰欲與秀某等人合作成立A公司，并以其所持有的專利出資入股?？紤]到寧某杰系以非貨幣方式出資，為降低成本、減少知識產(chǎn)權(quán)作價評估程序、簡化公司登記流程及時間，擬先由其他股東以貨幣出資的方式成立A公司，再通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式使寧某杰成為A公司股東。
為此，寧某杰與其他發(fā)起人秀某等人簽訂了《合作協(xié)議》，并與秀某簽訂了《專利許可使用協(xié)議》。之后，秀某等人設(shè)立了A公司，并在公司章程中將寧某杰約定為股東，1個月后，將寧某杰追加為股東并辦理了變更登記。然而，由于寧某杰一直未完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，A公司在追加寧某杰為股東后的1年后，又解除了寧某杰的股東資格。
在該案中，A公司主張寧某杰應將專利所有權(quán)轉(zhuǎn)移至A公司名下，以完成出資。而寧某杰則認為，其是以專利使用權(quán)投資，并且，在簽訂了《合作協(xié)議》和《專利許可使用協(xié)議》后，寧某杰即將該專利轉(zhuǎn)讓給了寧某，向國務院專利行政部門辦理了登記，并由國務院專利行政部門予以公告。因此，該專利轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)合法有效。
二審法院認為：專利權(quán)人既可以自己實施專利，也可以許可他人實施專利。因此，以專利技術(shù)作為出資方式的，既可以是以專利所有權(quán)作為出資方式，也可以是以專利許可使用權(quán)作為出資方式，具體何種方式，當事人可以約定。《合作協(xié)議》明確規(guī)定只有在寧某杰違反約定再將涉案專利授權(quán)給第三方使用時，涉案專利的所有權(quán)才歸A公司其他股東共同所有。
而《專利許可使用協(xié)議》也明確規(guī)定雙方就專利的“許可使用權(quán)”達成協(xié)議。因此，如果是所有權(quán)出資，將與上述約定矛盾?！逗献鲄f(xié)議》和《專利許可使用協(xié)議》相互印證，足以證明寧某杰是以專利使用權(quán)作為出資的。而對于A公司要求寧某杰將涉案專利轉(zhuǎn)移登記到A公司名下的訴訟請求，二審法院認為沒有事實和法律依據(jù)，不予支持。
從本案來看，二審法院支持了專利使用權(quán)的出資方式，對上訴人A公司要求轉(zhuǎn)移專利所有權(quán)才完成出資的主張沒有支持。也就是說，完成出資并不以轉(zhuǎn)移專利所有權(quán)為必要，只要符合雙方約定，以專利使用權(quán)出資并無不妥。另外，專利權(quán)人仍然有權(quán)對專利進行后續(xù)的處分，比如轉(zhuǎn)讓、再度許可等，只要不違反出資時的約定即可。本案原專利權(quán)人寧某杰將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧某，雖然不再具有向公司轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的處分權(quán)，但并不影響其在簽訂合作協(xié)議時以專利使用權(quán)出資公司的意思表示。
2.約定以專利所有權(quán)出資，但專利權(quán)人不辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的，法院認定未出資。
在劉某某與B公司股東出資糾紛上訴案【2】中，劉某某與B1公司簽訂專利技術(shù)合作協(xié)議，擬共同成立B公司，并承諾將專利技術(shù)入股到B公司名下。劉某某占20%的股份，但協(xié)議沒有約定B公司的注冊資金。B公司成立后，注冊資金為1000萬元。B公司先后向劉某某發(fā)出出資催告函和臨時股東會議通知。要求劉某某將其出資的知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到B公司名下。劉某某認為，根據(jù)公司發(fā)起協(xié)議，擬設(shè)立的B公司的注冊資本為6099.18萬元，且在立項備案文件、《可行性研究報告》以及《固定資產(chǎn)投資項目評估報告表》中，都明確了總投資為6099.18萬元。劉某某認為，B公司章程的簽名系偽造，1000萬元注冊資金損害了其專利價值。為此，劉某某沒有出席臨時股東會。股東會決議解除了劉某某的股東資格。另外，由于劉某某在一審答辯時也曾自認未履行出資義務并且也不是股東，因此二審判決最終認定了劉某某未出資，不具有股東資格。
在本案中，雙方對專利所有權(quán)出資方式并無異議，但專利權(quán)人明顯對其專利所有權(quán)的對價不予認可，并以不配合轉(zhuǎn)移專利所有權(quán)的實際行動做出了不出資的意思表示，使公司的預期利益受到了損害。
該案例告訴我們，雖然使用專利所有權(quán)出資操作起來并不困難，只要完成所有權(quán)轉(zhuǎn)移即可，但之前對其評估作價是否適當，是最終出資能否成功的重要一環(huán)。本案由于在合作協(xié)議中并沒有明確對應知識產(chǎn)權(quán)出資的對價，導致專利權(quán)人不認可專利權(quán)的實際轉(zhuǎn)讓價值，使得雙方的最終合作失敗。
3．以專利使用權(quán)出資的，應完成合同約定的出資履行方式，達到使用權(quán)交付標準。
在C公司和C1公司股東出資糾紛上訴案【3】中，爭議焦點為：在原審第三人C2公司增資過程中，C1公司是否履行了無形資產(chǎn)出資義務。
根據(jù)案涉合作協(xié)議、補充協(xié)議的約定，C1公司以某發(fā)明專利使用權(quán)和某外觀設(shè)計專利使用權(quán)出資。而C公司主張，本案C1公司應當以無形資產(chǎn)的所有權(quán)出資，而非使用權(quán)。二審法院認為，C公司的上述主張，與雙方協(xié)議約定的無形資產(chǎn)出資方式相悖，本院不予認可。
另外，關(guān)于如何界定無形資產(chǎn)的交付標準，法院認定，對于C1公司無形資產(chǎn)出資的交付標準已經(jīng)涉案協(xié)議雙方做出了約定。在雙方補充協(xié)議中約定，“為保證經(jīng)營需要，C1公司與C2公司簽訂《排他性發(fā)明專利、外觀設(shè)計專利許可使用合同》，如有需要由各方配合，并由C2公司負責到國家商標局、專利局完成備案登記程序?！币虼?，結(jié)合C2公司已經(jīng)生產(chǎn)出專利技術(shù)產(chǎn)品，可以認定C1公司對案涉的無形資產(chǎn)出資義務，已經(jīng)按約履行完畢。
從上述法院觀點可以看出，除非雙方明確約定，使用專利所有權(quán)出資和使用專利使用權(quán)出資都是合法的。而且，對于專利使用權(quán)出資，雙方在協(xié)議中應當明確具體的使用權(quán)交付標準。比如在本案中，接受出資的公司達到了能夠?qū)嶋H使用專利技術(shù)，并且生產(chǎn)出了預期的產(chǎn)品，法院據(jù)此認定出資方已經(jīng)完成了出資義務。
四、結(jié)論
根據(jù)以上列舉的實務案例及相關(guān)分析，我們梳理出有關(guān)專利出資相對比較確定的規(guī)則如下：
1.通過合作協(xié)議、公司章程等，專利權(quán)人可以和公司約定使用專利所有權(quán)出資或者使用專利使用權(quán)出資。
2.如果沒有具體約定出資方式，可能出現(xiàn)以下幾種情況：
a)簽訂了所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議或?qū)嶋H完成了所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，應確認專利權(quán)人以所有權(quán)出資的意思表示。
b)僅簽訂了使用權(quán)許可協(xié)議，或者在公司主張所有權(quán)轉(zhuǎn)讓時專利權(quán)人并不配合轉(zhuǎn)讓所有權(quán)，則可以認定專利權(quán)人僅為使用權(quán)出資之意思表示。
c)關(guān)于使用權(quán)出資到位的確認，如果雙方有約定，應達到約定的標準。如果被出資公司能夠使用專利技術(shù)實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營，可以認為專利權(quán)人履行了出資義務，完成了使用權(quán)出資。被出資公司堅持專利權(quán)人應轉(zhuǎn)移所有權(quán)的，人民法院不予支持。
綜上可以看出，在專利出資方式的選擇上，專利權(quán)人往往具有比較大的靈活度，公司則可能處于相對不利的地位。因此，在公司設(shè)立或者增資之前，為了使公司對無形資產(chǎn)的支配利益不會受到可能的損害，需要在制定公司章程、簽訂發(fā)起人協(xié)議或者增資協(xié)議時，預先明確使用權(quán)或者所有權(quán)的出資方式，并且做好后續(xù)的作價評估工作。對于出資的專利權(quán)人而言，如果專利權(quán)的使用價值已經(jīng)能夠滿足出資的要求，就可以保留其所有權(quán)，以最大限度維護自身的利益，這時可以根據(jù)情況通過獨占實施、排他實施或普通實施等許可方式來出資。如果公司希望擁有對專利技術(shù)的處分權(quán)，則只能要求專利權(quán)人以所有權(quán)出資。此時，公司務必和專利權(quán)人進行明確約定，并依法定程序完成專利所有權(quán)的轉(zhuǎn)移和登記手續(xù)，從而拿到對專利的完整處分權(quán)。這樣，公司作為新的專利權(quán)人，后續(xù)除了自己能夠使用專利技術(shù)外，還可以根據(jù)公司運營狀況，合理運營這一無形資產(chǎn)，為公司帶來最大效益。
最后還需要提醒一下，根據(jù)《公司法》第27條中的但書條款，即，“法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外”，在考慮專利出資方式時，還需要參照不同地域的相關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定。比如，上述案例3就表明了在上海使用專利使用權(quán)出資是沒有問題的。但深圳的情況就有所不同。根據(jù)深圳市政府1998年發(fā)布的《深圳經(jīng)濟特區(qū)技術(shù)成果入股管理辦法》第4條，在技術(shù)出資方作價入股的財產(chǎn)權(quán)中，專利權(quán)不包括使用許可，從而排除了專利使用權(quán)出資的可能性。
相關(guān)司法案例：
【1】廣東省高級人民法院（2018）粵民終1405號民事判決書
【2】江西省景德鎮(zhèn)市中級人民法院（2016）贛02民終152號民事判決書
【3】上海市第二中級人民法院（2018）滬02民終9872號民事判決書
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